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    從商標法域外適用和國際禮讓看涉外定牌加工中的商標侵權問題

    發布時間:2020-11-12 15:35:30
    作者:同濟知識產權與競爭法中心


    同濟知識產權與競爭法中心“商標法研究報告VIII”

    本文2017年6月發表于《同濟大學學報(社科版)》第28卷第3期P110-124


    摘要:涉外定牌加工是在一國境內實施的商業行為。,并非屬于該國商標法的域外適用,,難以成立。即便被告是受國外合法的注冊商標權人的委托加工出口涉案商品,。只要堅持商標權地域性原則,,也沒有必要考慮外國法下的知識產權或保護外國權利人的利益,這樣既可以保持法律規則的穩定性而不至于顧此失彼,又可以維護法律規則的公平性而不至于厚此薄彼。

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    關鍵詞:美國商標法 涉外貼牌加工地域性原則 域外適用 國際禮讓

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    目錄


    一、為何要討論商標法域外適用問題

    二、美國商標法域外適用的主要情形和條件

    三、美國商標法對涉外貼牌加工行為的適用

    四、涉外貼牌加工商標糾紛是否應該適用“國際禮讓”原則?

    五、“東風案”評析:涉外貼牌加工商標糾紛是否應該考慮國外商標權的合法性?

    六、結論

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    一、為何要討論商標法域外適用問題


    涉外定牌加工商標侵權糾紛案的爭議焦點是:被告在中國境內加工制造的產品上使用了原告在中國境內享有注冊商標權的商標, 如果這些產品只是出口到國外(沒有在中國境內銷售,也沒有返銷回國內),是否違反了中國《商標法》的規定,侵害了商標權人的注冊商標專用權。雖然涉案的商標在進口國往往是由國外的委托商享有商標權的,但由于涉嫌侵權的行為,無論是受托加工侵權產品的行為,還是出口該侵權產品的行為,都是發生在中國境內,對于這樣的商標侵權糾紛,當然應該直接適用中國《商標法》來判定這些行為是否構成侵權,而不存在將中國《商標法》延伸到域外適用的問題。


    但是,有學者認為:“涉外定牌加工爭議只是一個商標法的域外適用問題”,他舉出了美國商標法“域外適用”的判例來予以佐證:“對于在國內生產而銷往國外的產品,在國外侵犯商標權[1]的情況下,,并給予商標權人救濟。 v. Bulova Watch Co.案,, Inc. v. Arkansas Rice Growers Co-op. Ass’n案等”,該學者據此得出:“美國商標法長期以來考慮域外因素,涉外定牌加工行為在美國完全有可能構成商標侵權而受到商標法的規制?!?[2]


    對于“涉外定牌加工行為在美國完全有可能構成商標侵權”的結論,筆者并不覺得奇怪。但是,筆者奇怪的是:“對于在國內(美國)生產而銷往國外的產品”,,適用美國商標法來審理商標侵權糾紛案件,這難道不是理所當然的嗎?為何美國法官還要費力討論商標法的“域外適用”問題呢?是美國法官多此一舉,還是上述文章的闡述有什么問題?對于涉外定牌加工行為的侵權判定,與商標法的“域外適用”之間究竟有何關系?涉案商品是在境外銷售的,是否可以成為在境內貼牌加工涉案商品免于承擔商標侵權責任的理由?本文試對此一探究竟,并進一步分析涉外貼牌加工商標權侵權糾紛案件中,是否應該考慮所謂的“域外因素”,是否應該對外國商標法以及國外合法注冊的商標權予以“禮讓”?

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    二、美國商標法域外適用的主要情形和條件


    要澄清上述問題,有必要先來考察一下:美國商標法的域外適用判例,是否都屬于涉外貼牌加工商標侵權糾紛呢?筆者為此仔細核實了上述“典型判例”的案情。


    對于Steele v.Bulova Watch Co.案,該學者在闡述該案案情時指出:


    原告Bulova公司(紐約公司)是全球最大的手表生產商之一,其在美國和墨西哥都有對Bulova手表進行宣傳和銷售,其在美國也對“Bulova”標識進行了商標注冊。被告Steel在1922年開始手表業務,并在1926年知曉了Bulova商標,隨后其將業務轉移至墨西哥,在發現“Bulova”標識在墨西哥沒有商標注冊,。Steele在美國組裝手表并貼上“Bulova”標識,最后全部銷往墨西哥。[3]


    按照這個描述,被告Steele實施的侵權行為(組裝、貼牌、出口)全部發生在美國。但是,這個事實描述并不符合實際。其真實的情形是:Steele在墨西哥城從事手表生意。他把表殼和表面以零件的形式進口到了墨西哥,在墨西哥組裝產品,未經Bulova的授權加貼了“Bulova”字樣的商標,并在墨西哥進行銷售。[4]顯然,因為被告Steele并未在美國實施生產加工和銷售涉案產品的行為,這些行為都是發生在境外(墨西哥),因此,,“被告沒有在美國境內的非法行為,?!盵5]這樣,才產生了美國商標法是否可以進行域外適用(適用于在墨西哥進行的“侵權”行為)的問題。然而,這個案件并非屬于涉外貼牌加工產生的糾紛。


    該學者在《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ,也與涉外貼牌加工無關。比如,1956年美國VANITY FAIR MILLS, Inc.公司訴加拿大The T. EATON CO.Limited and John David Eaton公司一案中,被告Eaton公司是在加拿大注冊的“VANITY FAIR”內衣商標的權利人,它在加拿大使用自己的商標進行銷售,并警告其他加拿大公司進口和銷售美國產“VANITY FAIR”內衣。原告VANITY FAIR公司在美國起訴,要求被告Eaton公司對其在加拿大的行為承擔侵權責任。[6]由于該案涉案的行為是發生在加拿大,這才產生了美國商標法是否可以對域外行為進行適用的爭議,顯然,這與貼牌加工出口完全是兩碼事。


    該文提到的1977年的Wells Fargo& Co.公司訴Wells Fargo Express Co.公司一案[7]所涉及的是“WellsFargo”金融服務商標(中文翻譯為“富國銀行”),與貼牌加工出口問題更沒有可比性。被告Wells Fargo Express公司本身就是在美國營業的公司,1961年在內華達州設立之初是提供旅行支票,1968年開始從事電子保護裝置等的研發。只是因為該公司是屬于在歐洲的列支敦士頓設立的Wells Fargo Express Company, A.G.公司 (從事放貸業務)在美國的子公司,原告在該案起訴一年之后,又依據“長臂管轄”把Wells Fargo Express Company, A.G.公司同時列為被告,才有了美國商標法對該“A.G.”公司在美國境外的行為是否可以適用,。[8]


    該文提到的2005年的McBEE v.DELICA CO., LTD.一案[9]的案情,同樣也無關涉外貼牌加工,嚴格來說該案甚至并不是一個商標侵權糾紛。該案原告Cecil McBee 是美國著名的爵士音樂家,被告日本DELICA公司將“Cecil McBee”在日本注冊為服裝商標,并在日本銷售該品牌的青春少女服裝。原告基于《蘭姆法》在美國起訴被告虛假署名(false endorsement)和淡化。,因此駁回了原告的訴求。[10]這才是所謂 “商標法域外適用”問題的由來。


    可以看出,上述案件涉及的都是被告在美國境外實施的行為。根據商標權的地域性原則,一般來說,美國的權利人(原告)是無法依據美國商標法對這些行為提出侵權指控的。但是,因為美國法中存在所謂“長臂管轄”的規則,原告才試圖據此來對美國境外的行為主張權利。而從上述案件的判決結果來看,,往往需要權衡各種因素才會得出最后結論。:(1)被告是否為美國人或美國公司;(2)域外行為對美國貿易的影響;以及(3)是否會導致與外國法律的沖突。雖然這三個考慮因素不單獨具有決定性,不會因為某個因素不符合而排除域外適用,。[11]也有人認為,“《蘭哈姆法》僅在侵權行為對美國商業產生實質性影響時才賦予了對外國被告的域外管轄權”。[12]


    因此,美國商標法確實是有可能適用于域外行為的。但是,所謂“美國商標法長期以來考慮域外因素”,只能理解為美國商標法對于被告在美國境外實施的行為具有域外適用的可能性,。而且,這些所謂域外適用的案件大多不是涉外貼牌加工的情形,即涉嫌侵權的行為并不是在美國境內發生的,因此,我們無法從上述判例中就得出涉外貼牌加工商標侵權糾紛是屬于商標法域外適用問題的結論。

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    三、美國商標法對涉外貼牌加工行為的適用


    那么,?涉外貼牌加工與商標法的域外適用究竟有何關系呢?


    如前所述,,比如,被告在境外實施的行為對美國商業產生了實質性影響[13],于是,一些涉及在美國生產制造而出口到美國境外銷售商品的商標侵權糾紛案件中,被控侵權的被告反而會以涉案商品只是在美國境外銷售,所以“不會對美國商業產生實質性影響”為理由,。這似乎確實就把在美國生產并出口的商品是否會侵犯美國商標權的問題,與所謂的美國商標法域外適用問題聯系了起來。


    ,《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》[14]一文中提到的1983年AmericanRice, Inc. 訴Arkansas Rice Growers Co-op. Ass’n案,被告涉嫌侵權的行為確實屬于涉外定牌加工的情形。該案案情是這樣的:


    原告美國大米公司(ARI,位于德克薩斯)和被告阿肯薩斯大米種植者合作社(Riceland)都是美國農民進行市場營銷的合作組織,都將美國大米加工、包裝后出口到沙特阿拉伯銷售。美國Blue RibbonMills公司自1966年開始就將帶有“Abu Bint”(文字商標,阿拉伯語“女孩”的意思)以及女孩形象(圖形商標)的大米銷往沙特阿拉伯。原告在1975年收購了這家公司并受讓了上述商標,上述女孩形象的圖形商標在聯邦注冊,“Abu Bint”文字商標(包括英文和阿拉伯文)在德州注冊;原告從1972年起試圖在沙特注冊“Abu Bint”商標,;沙特不識字的公眾主要根據女孩圖案(由紅、黃、黑三色組合)識別來自ARI的大米。[15]


    1978年被告開始向沙特阿拉伯出口銷售“Bint-al-Arab(即阿拉伯女孩)”牌的大米。該品牌名稱是沙特經銷商Alamoudi創立的,但被告享有在沙特以外的獨占使用權。一開始,這個大米包裝的主要顏色是“綠、黃、黑”,但是1981年,根據Alamoudi的要求,Riceland將顏色搭配改成了“紅、黃、黑”,與ARI公司的近似。這樣,沙特的商人、裝卸工人和消費者常常把“Bint-al-Arab”大米與原告的“Abu Bint”相混淆,甚至Alamoudi告訴其客戶兩者是同一個大米。[16]


    從上述描述來看,被告Riceland公司根據沙特經銷商的要求在美國境內生產加工涉案的“Bint-al-Arab”大米出口到沙特銷售——這一點與我們通常所說的涉外貼牌加工出口的表現是一致的。 Lanham Act)關于制止來源混淆(false designation of origin)的規定[17],同時違反《德克薩斯州欺騙性商業行為法(Texas Deceptive Trade Practice Act)》[18]構成商業欺詐行為。經過證據聽證, injunction)的請求:禁止被告在其涉案大米的銷售、包裝、出口和宣傳中以任何方式直接或間接使用涉案商標近似的文字和圖案。[19]


    根據美國商標法,在判定是否構成商標侵權時,一般都要分析被告的行為是否“容易導致混淆(likely to cause confusion)”,因此,:“有證據表明存在實際混淆(There is some evidence of actual confusion.)”[20],由于涉案的商品是銷往沙特阿拉伯的,因此,這里所謂的“實際混淆”實際上是指“這種使用會導致沙特阿拉伯的消費者產生混淆,以至于相信或認為Riceland公司的大米與ARI公司有關或是ARI公司提供的?!盵21]因此,從表面上看,,并依據美國商標法頒發了禁令。于是,被告提起上訴說: Lanham non conveniens)’[22],這是錯誤地適用了法律?!盵23]


    但是,,并針對被告的上訴理由進行了分析和反駁。


    首先,被告在美國境內實施的商業行為受美國商標法的規制。雖然如被告所言,“涉嫌侵權的大米最終銷售地是在沙特阿拉伯,這些大米也并沒有返銷回美國”[24],:《蘭姆法(theLaham Act)》賦予商標注冊人對任何人……“在商業活動中使用(use in commerce)”——即似是而非地模仿一個注冊商標的行為提起一項民事訴訟的權利,如果是涉及對商品的銷售、許諾銷售或配送[26]。該判決還指出:被告在沙特的銷售行為對于美國商業的影響并非是微不足道的。因為被告的每一個行為,從大米的加工和包裝到運輸和配送,都是屬于商業行為(activities within commerce),而被告在沙特的銷售行為,必然影響原告——因為原告的大米也是在美國加工、包裝、運輸和配送的。這些商業行為無疑都受到美國國會頒布法律的規制。僅僅因為非法行為的最終完成(consummation)是在外國國土上,并不足以支持被告的主張。[27]可見,被告加工生產侵犯商標權的商品并出口到國外銷售的行為并非不受美國法律的管轄,恰恰相反,因為如前所述,即便侵權商品不是在美國生產而是在國外生產和銷售的情況下,如果這種行為會對美國的商業產生實質性影響,,那么,在涉嫌侵犯商標權的產品是在美國生產加工的情況下——即該商標是在美國境內的“商業活動中使用(uses in commerce)”,這時,就算涉案商品是出口到美國境外銷售,。因此,在這種情況下,,不如說是依據美國商標法對被告在美國境內商業活動中使用他人商標的侵權行為進行審理。


    其次,即便被告在美國境外(沙特)使用涉案標識不違法,也不足以排斥美國法的適用。被告Riceland主張: 原告的商標“Abu Bint”也尚未在沙特阿拉伯注冊,而Alamoudi已經在沙特使用自己的“Bint al-Arab”商標不止一年,根據沙特阿拉伯的法律,Alamoudi享有使用該商標的平行權利(concurrent right),被告自然也是如此。由于Riceland在沙特阿拉伯的行為并未違法,,否則就會與外國法相沖突。[28]對此,:一方面,被告的理由最多表明在沙特有權使用該商標的是Alamoudi,而不是被告自己,因為根據被告自己翻譯的《沙特阿拉伯商標注冊法典》, Alamoudi 可能獲得的權利是“不可轉讓的”;而且即便被告可以享有使用這個商標的權利,但該權利并非像注冊商標權那樣屬于法定權利(legal right),并不具有對抗原告權利的優先地位(not superior)。另一方面,原告ARI自1972年以來一直在沙特為其商標Abu Bint尋求注冊,, al-Arab商標的法定權利,也沒有說這些商標未對ARI的Abu Bint商標構成侵權。因此,,在美國禁止被告損害原告在沙特的商業利益,,被告的反對理由不能成立。[29]


    再者,正是因為本案適用的是美國法而不是外國法,。:“因為本案適用的是美國法而不是外國法,。本案中,一家美國公司依據本國商標法和反不正當競爭法尋求救濟,來制止另一家美國公司在本國和境外實施的非法行為,?!盵30]


    ,對于在美國境內加工、包裝和配送的商品,雖然該商品是出口到國外市場銷售的,但是,由于原告(商標權人)也在美國境內從事相同商品的加工、包裝和配送等商業活動,被告的商品即使是在國外市場銷售的,也會實際上損害原告的利益,因為原告也可以在國外市場銷售同樣的商品或者原告也有在國外市場銷售同樣商品的機會,被告使用與原告相同或者相近似的商標的行為,很有可能造成公眾的混淆(雖然這種混淆主要是發生在美國境外),所以,。


    總之,對于涉外定牌加工出口中的商標侵權糾紛,因為被告的貼牌加工行為就是在美國境內進行的商業活動,,即便相關公眾可能的混淆是發生在美國境外,即使被告使用涉案商標是基于國外委托方的許可而國外委托方在該國享有合法使用該商標的權利,被告的行為總會有損于美國境內同樣生產加工同類商品的商標權人的利益,使得美國的商標權人向國外市場出口該同類商品的機會喪失或減少,也使得外國消費者對來自美國的商品發生來源的混淆。被告企圖以美國商標法不適用于域外銷售行為作為抗辯理由,難以成立。。,而不應該再強調涉外定牌加工行為不是中國境內發生的商標使用行為,也不應該再強調涉外定牌加工出口到國外市場銷售不會造成相關公眾的誤認和混淆,而放任這種行為不受中國《商標法》的約束。

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    四、涉外貼牌加工商標糾紛是否應該適用“國際禮讓”原則?


    在上述ARI訴Riceland一案中,,確實還考慮了被告在國外市場并不享有合法的注冊商標權(雖然涉嫌侵權商品的國外委托方或進口商享有使用涉案商標的權利)的因素。那么,在涉外貼牌加工商標侵權糾紛中,如果被告在國外市場中對其使用的商標擁有合法的注冊商標權可以來對抗原告使用的商標,,其答案并不確定[31]。,是否應該根據“國際禮讓”原則對于外國法以及國外合法的權利予以尊重或禮讓的問題。


    禮讓原則是以“國際禮讓(Comitas Gentium)”說以及“既得權”理論為理論基礎的國際私法原則,。創立國際禮讓說的荷蘭國際私法學者胡伯指出:,出于禮讓,應保持其在境內的效力,只要這樣做不損害自己國家及臣民的權益”[32];“在外國境內獲得的權利應予執行”。英國學者戴賽在此基礎上發展出來的“既得權”理論強調:“依據任何文明國家的法律正當獲得的任何權利,;通常情況下,也應予執行?!盵33]然而,正如有學者指出的那樣,禮讓原則在知識產權侵權糾紛中難以發揮作用,其原因在于知識產權的地域性和權利客體的可復制性。以商標權為例,由于商標權具有地域性,商標本身具有可復制性,這就使得不同的民事主體在不同的法域對用于同一種商品的相同商標可分別享有商標權。,而不能適用外國法。[34]


    但是,在分析了上述美國判例后,有學者提出了這樣的看法:


    在判斷定牌加工的商品在國外是否侵權,應該適用國外的商標法,這也是國際私法中禮讓原則的體現。首先需考慮原告在產品目的國是否具有商標權,如該標識的商標權在目的國是由被告享有的,那么在目的國不可能存在商標侵權行為,在我國的定牌加工行為不應受到本國商標法規制。[35]


    其言下之意是,即便涉外貼牌加工商標侵權糾紛可以依據本國法判定被告的行為構成侵犯原告在本國享有的商標權,但是,如果原告在進口國不享有商標權,而被告享有商標權,那么應該依據禮讓原則適用該外國法而不是適用本國法,最終就不應該判被告的行為侵權。換句話說,在涉外貼牌加工商標侵權糾紛中,被告在國外享有的注冊商標權可以用來對抗原告在本國享有的商標權。筆者認為,,如前所述,在ARI訴Riceland案中,,就算被告的委托人在美國境外享有注冊商標權,。


    不過,這樣的觀點,。在上海申達音響電子有限公司與玖麗得電子(上海)有限公司侵犯商標專用權糾紛一案[36]中,:玖麗得公司使用的商標是美國朱利達電子有限公司按照美國法律取得的在美國境內享有注冊商標專用權的商標,且其首次使用上述商標的時間早于原告申達公司成立時間及其商標在中國注冊的時間。[37]在無錫艾弗國際貿易有限公司訴鱷魚恤有限公司確認不侵犯注冊商標專用權糾紛案中,,也結合了以下事實來進行綜合判斷:新加坡鱷魚公司在韓國享有“Crocodile及圖”等注冊商標專用權,該公司出具的《授權書》對韓國亨籍公司通過韓國艾弗公司向原告定牌加工的行為進行了確認,因此,原告使用涉案商標具有合法授權。,連國外的未注冊商標也得以成為對抗在中國的注冊商標權的依據。在香港雨果博斯有限公司(HUGO BOSS HONG KONG LIMITED)與武夷山市喜樂制衣有限公司商標侵權糾紛案中,:被上訴人喜樂制衣公司受意大利NEW BOSS SAS DI LONGO SALVATORE服裝進出口公司的委托,在國內為其定牌加工標有“NEW BOSS COLLECTION”商標的西服,而該公司已向其公司所在國意大利專利商標局申請注冊訟爭的“NEW BOSSCOLLECTION”商標,該商標至今雖未獲注冊,但也未被駁回申請。因各國均無法限制未注冊商標在本國的在先使用權,故該公司在意大利有權使用訟爭的“NEW BOSS COLLECTION”未注冊商標。[39]在上述案件中,中國境內的加工商均是受國外商標權人的委托在中國境內生產制造涉案商品,雖然被告在國外依法享有注冊商標權或者說在國外享有使用涉案商標的權利,,但起碼也是一個重要的考量因素??梢哉f,在這些判決中,,但已經體現了對外國商標權的尊重,在一定程度上已經適用了外國商標法來權衡國內加工商的行為是否構成侵權。


    但是,。陳景川法官2005年在《人民司法》中撰文指出:由于知識產權法及知識產權的地域性特點, 在知識產權侵權和權屬領域, 并不存在法律沖突。對知識產權國際保護有較大影響的以保護工業產權的巴黎公約、伯爾尼保護文學和藝術作品公約等多邊條約為基干所建立起來的國際保護制度, 所確認的是以內國法保護外國人知識產權的方法。因此, 在涉外知識產權侵權、權屬案件以及不正當競爭案件中, 通常應以被請求保護國的國內法保護外國人的知識產權。,蔣志培法官在會議總結發言中談到:知識產權涉外民事侵權案件一般不存在適用外國法律的問題,必須直接依據國內法裁判案件,這是知識產權法律地域性最基本的要求。,也堅持了這樣的理念。在美國耐克國際有限公司(NIKE INTERNATIONAL LTD)訴浙江省畜產進出口公司、浙江省嘉興市銀興制衣廠和西班牙CIDESPORT公司商標權侵權糾紛一案中,:雖然西班牙CIDESPORT公司在西班牙對NIKE商標擁有合法的專有使用權,但是商標權作為知識產權具有地域的特性,,原告取得NIKE商標的專有使用權,被告在未經原告許可的情況下,就不得以任何方式侵害原告的注冊商標專用權。[42]在寧波保稅區瑞寶國際貿易有限公司訴慈溪市永勝軸承有限公司商標侵權糾紛案中,,雖然永勝公司系接受美國公司的委托在生產的軸承上使用在美國注冊的“RBI”商標,但由于美國公司對“RBI”商標在中國境內并不享有注冊商標專用權,永勝公司在軸承上使用“RBI”商標的行為已經侵犯了瑞寶公司對“RBI”商標享有的專用權。[43]在廣東佛山市泓信貿易有限公司訴廣州海關行政處罰糾紛案中,原告的產品是受阿聯酋“HENKEL”商標的合法持有人委托生產的,但是,,商標專用權具有地域性,第三人(廣東省深圳市恩同實業有限公司)是“HENKEL”商標在中國的合法權利人,原告以其取得境外同類商品同一商標持有人的委托,生產、出口“HENKEL”標識的機動車用鹵鎢燈的行為不構成商標侵權的辯解理由不能成立。[44]在萊斯防盜產品國際有限公司訴浦江亞環鎖業有限公司商標侵權糾紛一案中,被告亞環公司受墨西哥儲伯公司委托在中國生產帶有“PRETUL”商標的掛鎖,:地域性是知識產權的基本特征之一,其基本含義是依據不同國家產生的知識產權是相互獨立的,沒有域外效力。在商標權領域,則體現為商標權人依據各國法律規定,分別取得獨立的商標權,同一商標在各國取得商標權的效力僅在各國法律所及的范圍內得到承認,即商標權沒有域外效力。儲伯公司雖在墨西哥就第6類商品上取得了“PRETUL”商標權,但因該商標未在我國注冊,其在墨西哥取得的該商標權不受我國法律保護。而萊斯公司現依法在我國受讓取得了“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標,應受我國法律保護。[45]


    筆者支持上述觀點和判決理由。筆者以為,知識產權的地域性原則是各國知識產權保護的基石,為世界各國所遵循,不可輕易動搖。從知識產權制度的發展歷史來看,,知識產權保護國際公約所確立的最低保護標準、國民待遇原則和最惠國待遇原則等都絲毫沒有動搖知識產權的地域性,即便在發達國家大力推動知識產權制度全球化和一體化的今天,也沒有一個國家會出于“國際禮讓”的考慮來尊重或保護依據他國法律產生的知識產權,全球一體化的“世界專利權”或“國際商標權”仍然是一個遙遙無期的空想,對于我國這樣一個發展中大國而言,更不應該跟隨此風而輕言“禮讓”。如果說真的有什么知識產權司法政策的話,。當然,如果在我國境內產生的注冊商標權確實是違背了誠實信用原則而“惡意搶注”了國外商標,這理該可以依據《商標法》去撤銷或無效該注冊商標。但是,如果國外的商標權人一開始無視中國市場的存在,,或者也沒有什么合法理由來撤銷或者無效在中國已經注冊的商標,,根本沒有必要害怕背上“支持惡意搶注”或者“保護不誠信行為”的惡名而諱疾忌醫,因為這就是知識產權地域性的必然結果。否則,如果有人在國外成功注冊了中國企業的商標(比如:HUAWEI或HAIER,以及已經發生的“東風”案[47]——下文將繼續分析此案),然后以貼牌加工的方式在中國境內生產相關產品出口到該國,,還是依據中國商標法禁止這種涉外貼牌加工出口行為呢?[48]筆者認為,應該讓道德的歸道德,讓法律的歸法律,法官不能為了含混的道德觀念而背棄了清晰的法律規則。只要各國恪守知識產權地域性的基本規則,只認可本國知識產權而否認外國知識產權在本國境內的效力,不同國家的知識產權效力的沖突就無從產生,對于涉外貼牌加工商標侵權糾紛而言,也不至于因為要“禮讓”外國商標權而“忽略”國內商標權。因此,上述“在目的國不存在商標侵權行為,在我國的定牌加工行為不應受到本國商標法規制”的觀點,筆者難以茍同。與此觀點相適應,在已有的涉外貼牌加工商標侵權糾紛案中,被告以其使用的商標是委托方在國外合法注冊的商標為由來提出抗辯時,,但卻毫無疑問成為法官判定被告行為不構成侵權的重要因素之一或有力心理支撐,從而放棄了知識產權保護的地域性原則,也放棄了對我國注冊商標權人利益的保護。,判定定牌加工行為不構成侵權,這與其說是在保護廣大中國加工企業的利益,不如說是在保護少數外國委托加工者的利益,卻犧牲了中國商標權人的利益和商標地域保護的基本原則。這是得不償失的?!盵50]總之,只要堅持商標權地域性原則,,也沒有必要考慮外國法下的知識產權或保護外國權利人的利益,這樣既可以保持法律規則的穩定性而不至于顧此失彼,又可以維護法律規則的公平性而不至于厚此薄彼。


    五、“東風案”評析:涉外貼牌加工商標糾紛是否應該考慮國外商標權的合法性?


    在上文提及的“東風”案的一審判決中,:“(被告)常佳公司依照委托人提供的印尼商標證書生產制造涉案柴油機配件且全部出口印尼,其在我國境內不進入市場流通領域的附加商標行為,在我國境內不具有識別商品來源的功能,不構成商標法意義上的商標使用行為,故常佳公司的行為不構成商標侵權?!盵51]但是,江蘇省高院關于“東風”案的二審判決卻作出了完全相反的判決結論。根據該案二審法官對該案的評析,,其中包括:(1)上柴公司“東風”牌柴油機自上世紀60年代起就出口印尼等多個國家和地區。(2)印尼PT ADI公司惡意搶注與上柴公司商標相同的中文“東風”商標。(3)上柴公司與印尼PT 。[52]用該法官的說法是:“基于以上事實,在分析判斷常佳公司的行為是否構成商標侵權時需要考慮兩個因素:一是印尼PTADI公司注冊“東風”商標是否具有不正當性;二是常佳公司在接受境外委托時是否盡到必要審查注意義務,特別是在其知曉“東風”商標知名度且其曾經承諾不再侵權的情況下,是否應負有更高的注意義務?!盵53]“東風”案二審的合議庭認為:“對涉外定牌加工業務糾紛的解決,……還要……倡導誠信的商標注冊氛圍,遏制惡意搶注行為的發生,……有效防止境內外惡意搶注他人具有一定影響商標特別是馳名商標的不誠信行為的發生。:“申請注冊和使用商標,應當遵循誠實信用原則”以及第十三條關于禁止搶注馳名商標的規定。、遏制商標惡意搶注的觀點,但是,這樣的觀點并不能適用于本案。筆者認為:印尼PTADI公司注冊“東風”商標具有不正當性,或者說上柴公司與印尼PTADI公司之間存在商標爭議,無法成為常佳公司涉外貼牌加工行為構成商標侵權的實質性理由。


    首先,即便涉案雙方存在商標注冊糾紛,但是,商標糾紛的一方當事人(印尼PT ADI公司)根本不是本案(民事糾紛)的當事人,在該當事人并未參與案件審理未提出任何抗辯的情況下,,惡意不惡意?即便是惡意注冊,,,以中國《商標法》為依據去審查國外注冊的商標是否合法更難以成立,因為同一個商標在不同國家的知名度不一定相同,一個商標在外國有知名度在中國不一定有知名度,反過來也是如此。,,。而本案的基本事實是:。所以,從法理上說,基于商標權的地域性,;從事實上講,即使要考慮被告使用的商標在國外是否享有合法權利,,。因此,假如說國外的商標權需要得到考慮和尊重,那么,,?[55]總不能一邊說要考慮外國商標權的正當性,,這顯然是自相矛盾的。事實上,,一方使用的商標是否惡意搶注,與涉外貼牌加工行為是否構成商標侵權,并不存在因果關系,在“PRETUL”案中,被告亞環公司稱原告受讓的商標屬于許浩榮惡意搶注墨西哥“PRETUL及橢圓圖形”商標,,依然判決被告的涉外貼牌加工行為不構成侵權。,“對于國內商標權人涉嫌惡意搶注境外商標,……所有貼牌加工產品均出口的,國內商標權人亦不能阻卻國內加工企業從事涉外定牌加工業務”[57],顯然“國內商標權人惡意搶注境外商標”成為國內加工企業不構成侵權的關鍵因素,這樣的話,涉外貼牌加工商標侵權糾紛案件的爭議焦點問題從是否構成侵權變成了商標權是否具有正當性的問題,這恐怕是有點荒唐的[58]。因此,。


    其次,,也應當知曉上柴公司與印尼PTADI公司就“東風”商標在印度尼西亞長期存在糾紛,且其曾經承諾過不再侵權,但其仍受托印尼PTADI公司貼牌生產,未盡到合理注意與避讓義務”為理由,判決其構成侵權[59],看似振振有詞,卻經不起推敲。如果說被告“受托印尼PT ADI公司貼牌生產”行為本身就構成侵權,那么其“應當知曉上柴公司涉案商標系馳名商標,也應當知曉上柴公司與印尼PTADI公司就“東風”商標在印度尼西亞長期存在糾紛,且其曾經承諾過不再侵權”等等事實不過是錦上添花,最多說明因為被告存在“惡意”而加重其損害賠償責任罷了;如果說被告“受托印尼PTADI公司貼牌生產”行為本身并不構成侵權或者并不一定構成侵權,那么,也無法因為有了這些“應當知曉”或“曾經承諾”的事實就可以認定其構成侵權。如前文所述,“東風”商標在印度尼西亞長期存在注冊糾紛,并不是得出被告的涉外貼牌加工行為是否侵權的理由。更何況,,,“國內加工企業接受境外委托時,應當對境外委托人在境外是否享有注冊商標專用權或者取得合法授權許可進行必要的審查,如果其已盡到必要審查義務,就應當認定其不存在過錯”[60],那么本案中被告在涉案產品上使用“東風”商標出口印尼,也已盡到必要審查義務而不存在過錯,。但是,在無法否定印尼注冊的“東風”商標是合法的前提下,,這顯然在邏輯上難以成立。最后,即使被告之前曾經承諾不侵權(2008年),但是,假如被告的行為不會構成侵權,這種承諾也無法成為其行為構成侵權的理由,原告最多只能依據《合同法》提起違約之訴,而且說不定被告會提起宣告合同無效的請求,甚至原告執意執行該承諾的話說不定還會有“協議限制競爭”的嫌疑??梢?,,卻以所謂的“未盡到合理注意與避讓義務”作為侵權構成要件,只不過是為了得到自己想要的侵權結論,卻既不愿意依據《商標法》的既有規則去分析,不認為按照地域性原則保護中國注冊商標權人的權益(即涉外貼牌加工本身就可以構成商標侵權)是合理的[62],但是,,于是只好顧左右而言他,另外生硬地制造一套似是而非的規則罷了。


    第三,,卻把原因歸結到國外商標權人的“惡意搶注”上,其邏輯難以自洽。:(1)如果境外企業或個人違反誠實信用原則,涉嫌在境外惡意搶注在我國具有一定影響的商標特別是馳名商標,并委托國內加工企業貼牌加工生產的,應當認定境外委托人的行為不具有正當性,實質性損害了我國商標權人的合法利益;(2)印尼PT ADI公司的注冊行為不具有正當性,其返回中國委托貼牌生產,且貼附與上柴公司“東風”商標相同的商標,明顯給上柴公司造成實質性損害。[63]我們暫且同意:在本案中原告上柴公司在印尼市場中銷售“東風”柴油機確實遭到了來自被告的貼牌加工產品的沖擊,這必然導致其經濟收益的實際損失。但是,需要進一步思考的是:這個“實質性損害”究竟是怎么產生的?是因為印尼公司“惡意搶注”而導致的,還是因為被告的貼牌加工行為而導致的?從上述判決原文可以看出,,而實施損害的主體是“境外企業或個人(印尼PTADI公司)”。但是,不要忘記:本案要討論的是被告(國內貼牌加工商)的行為是否合法,是否侵權,是否損害了原告上柴公司的利益,而不是境外注冊行為是否合法。,顯然已經脫離了案件爭議的重點和焦點,。其實,如果我們把問題聚焦到涉外貼牌加工行為本身上,并非就難以得出被告的行為實質性損害了原告利益的結論。,原告和被告在中國境內都是同一產品的生產制造商,其行為是屬于商業活動,即使被告的產品不在中國境內銷售而是出口到國外,但這必然影響原告方在國外的市場進而影響其在中國境內的生產活動并有損其商業利益。本案主審法官“考慮到我國在全球化國際貿易分工與合作中主要從事制造與加工業的現實”,不愿意直接認定被告的涉外貼牌加工行為本身就損害了原告(中國商標權人)的利益,卻又“考慮到境外商標權人惡意搶注的情形”,[64]就把造成損害的原因歸結到境外商標權人的惡意搶注上,最終據此認定被告的涉外貼牌加工行為損害了原告的利益,這樣的說理其實是繞了一個大彎,把本身簡單的法律道理復雜化了,,費力而不討好。


    總之,,另一方面又不愿意循著最高院“涉外貼牌加工中的使用不構成商標使用”的思路判決被告不侵權;一方面不想說境外委托人惡意搶注商標與被告的貼牌加工行為構成侵權之間存在直接的因果關系,一方面又以境外委托人惡意搶注中國馳名商標作為本案基本和關鍵事實,來證明被告未盡到“合理注意義務”并“實質性損害”了原告利益,從而判定被告涉外貼牌加工行為構成侵權,但卻回避了涉外貼牌加工行為究竟是否屬于“在相同商品上使用相同商標”的實質性問題。。,把《商標法》中既有的規則和邏輯放棄掉了,,從而在面對具體的“東風”案時,、維護國內加工商利益,也不會對國內商標權人利益造成損害等)相反的結論,就不得不尋找新的規則和所謂的新“標準”。然而,法律畢竟不是可以任人玩捏的游戲,試圖用一個漏洞百出的標準去替代另一個并不周密的標準,只會把原有的規則解釋得越發混亂。如果每面對一個特定的案件,法官就發展出一套新的解釋規則,那么,法律規則就可以成為任人打扮的小姑娘。


    其實,對于在中國境內的涉外貼牌加工行為,完全可以按照《商標法》規定的商標侵權構成要件去分析。如果貼牌加工商未經中國商標權人的許可,在相同的商品上使用了與注冊商標相同的商標,。,因為被告對涉案商品的加工、包裝、配送、出口等行為都是在中國境內發生的商業行為,被告使用涉案商標當然屬于商標權專用權控制的使用行為,被告涉嫌侵權的行為應該屬于對商標的使用,這種使用無疑會對同樣在國內從事相同產品的生產的國內商標權人的利益造成損害。所以,。當然,在被告的國外委托方在國外享有同樣的注冊商標權的情況下,是否需要出于對外國商標權的尊重和對外國商標法的禮讓而豁免被告的侵權責任,?如前文所述,“國際禮讓”并非一項法律義務,。從商標權的地域性原則出發,筆者以為并不存在禮讓的需要,,一般并不需要考慮該商標在國外的權利歸誰享有,其權利取得是否正當等等。,要維護好本國企業利益,那么,這就是最簡單實用的合乎法律邏輯的辦法。:即便被告在美國境外(沙特)使用涉案標識不違法,也不足以排斥美國法的適用,被告在美國的行為照樣被處以禁令。[67]

    ?

    六、結論


    涉外定牌加工是在一國境內實施的商業行為,,并非屬于該國商標法的域外適用,,難以成立。即便被告是受國外合法的注冊商標權人的委托加工出口涉案商品,。雖然在目的國不存在商標侵權行為,但在我國的定牌加工行為也仍應受到本國商標法規制,這是商標權地域性的基本要求。


    ,一旦遇到我國企業的商標在國外被他人成功注冊的情形,繼續適用最高院在“PRETUL”商標侵權案中確立的“涉外貼牌加工不構成商標使用”的規則就會有損我國企業利益。涉外貼牌加工商標侵權糾紛的判定應該回歸商標侵權判定的基本規則和原理,而不應再以所謂的司法政策為導向左右搖擺。只要堅持商標權地域性原則,,也沒有必要考慮外國法下的知識產權或保護外國權利人的利益,這樣既可以保持法律規則的穩定性而不至于顧此失彼,又可以維護法律規則的公平性而不至于厚此薄彼。


    如果涉外貼牌加工不被認為是侵犯商標權的商業活動,表面上是保護了國內加工商的一點利益,而漁翁得利的其實是外國商標權人(委托加工方),卻有損于中國合法商標權人的利益——其在國外的市場不僅因為有外國商標權的存在而被打壓或消滅,更因無法通過中國國內的司法救濟而阻止其他企業的貼牌加工出口,其今后在國外市場的發展空間就被徹底堵死。,這樣即使外國商標權人享有在國外的商標權,也難以委托中國境內的其他加工商生產同類產品,從而可以引導國外的商標權人和中國商標權人達成協議,委托中國的商標權人在中國境內生產其所需要的產品出口,有助于中國商標權人擴大國際市場空間,最終也并不會從整體上減少外國商標權人委托中國企業進行貼牌加工生產的商業交易活動,而且有助于減少在外國市場上出現的中國制造的商品因為商標權主體的國內外不一致而帶來的來源混淆。這樣,,就實現同樣的判決效果,而且這樣的判決既不會違背商標法基本規則,也沒有不尊重國外合法注冊商標權和不符合“國際禮讓”原則的問題。



    [1]所謂“在國外侵犯商標權”,也是個含義模糊的表述。如果侵權行為(比如銷售)發生在國外,該美國商標權人在國外享有商標權,, 也無須美國商標法的“域外適用”;只有該美國商標權人在國外并不享有商標權,且涉嫌“侵權”行為發生在國外(并不是在美國境內加工后出口),,就可能違反商標權的地域性原則,這時,才有必要討論是否“域外適用”的問題。

    [2]阮開欣:《涉外定牌加工爭議是商標法域外適用問題:,載于微信公眾號“知產力”,2015年12月25日。

    [3]阮開欣:《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》,載于《中華商標》2015年第12期,總第220期,第73頁。

    [4]參見United States Supreme Court:STEELE v. BULOVA WATCH CO.,(1952),No. 38,Argued: November 10, 1952????Decided:December 22, 1952,http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/344/280.html,原文是:Petitioner, a United Statescitizen residing in San Antonio, Texas, conducted a watch business in MexicoCity where, without Bulova's authorization and with the purpose of deceivingthe buying public, he stamped the name "Bulova" on watches thereassembled and sold.?另外參見:陳堅律師的博客:STEELE?v.?BULOVA?WATCH?CO.,2008年10月27日,http://blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfn0.html。以及楊松才:《論美國知識產權法的域外適用》,載于《法學雜志》2007年第5期,第113頁。

    [5]陳堅律師的博客:STEELE?v.?BULOVA?WATCH?CO.,2008年10月27日,http://blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfn0.html。

    [6]阮開欣:《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》,載于《中華商標》2015年第12期,總第220期,第74頁。另參見:http://openjurist.org/234/f2d/633/vanity-fair-mills-v-t-eaton-co,234 F.2d 633,109 U.S.P.Q. 438,VANITY FAIR MILLS, Inc.,Plaintiff-Appellant, v. The T. EATON CO. Limited and John David Eaton,Defendants-Appellees. No. 251, Docket 23831. United States Court of AppealsSecond Circuit. Argued April 4, 5, 1956. Decided June 1, 1956.

    [7]阮開欣:《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》,載于《中華商標》2015年第12期,總第220期,第75頁。

    [8]556F.2d 406 (1977),WELLS FARGO & COMPANY, a corporation, and BakerIndustries, Inc., a corporation, Plaintiffs-Appellants, v. WELLS FARGO EXPRESSCOMPANY, a corporation, and Wells Fargo Express Company, AG, a LiechtensteinCorporation, Defendants-Appellees.

    UnitedStates Court of Appeals, Ninth Circuit. April 22, 1977.

    http://www.leagle.com/decision/1977962556F2d406_1903.xml/WELLS%20FARGO%20&%20CO.%20v.%20WELLS%20FARGO%20EXP.%20CO.

    [9]阮開欣:《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》,載于《中華商標》2015年第12期,總第220期,第75頁。

    [10]陳堅律師的博客:McBEE?v.?DELICA?Co.,2008年10月29日,參見:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfmz.html。同時參見:

    417 F.3d 107 (2005),Cecil McBEE, Plaintiff, Appellant, v. DELICA CO., Ltd.,Defendant, Appellee. United States Court ofAppeals, First Circuit. Heard June 9, 2005. Decided August 2, 2005. http://www.leagle.com/decision/2005524417F3d107_1512.xml/McBEE%20v.%20DELICA%20CO.,%20LTD.

    [11]參見701 F.2d 408,218 U.S.P.Q. 489,AMERICAN RICE, INC.,Plaintiff-Appellee, v. The ARKANSAS RICE GROWERS COOPERATIVE ASSOCIATION, d/b/aRiceland Foods, Defendant-Appellant.No. 82-2146.United States Court of Appeals,FifthCircuit.March 28, 1983.http://openjurist.org/701/f2d/408/american-rice-inc-v-arkansas-rice-growers-cooperative-association,第18段

    [12]陳堅律師的博客:McBEE?v.?DELICA?Co.,2008年10月29日,參見:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfmz.html。

    [13]考慮的因素包括被告是否美國人或美國公司,域外行為對美國貿易的影響以及與是否會導致外國法律的沖突。這三個考慮因素不單獨具有決定性,不會因為某個因素不符合而排除域外適用。參見701 F.2d 408,218 U.S.P.Q. 489,AMERICAN RICE, INC.,Plaintiff-Appellee, v. The ARKANSAS RICE GROWERS COOPERATIVE ASSOCIATION, d/b/aRiceland Foods, Defendant-Appellant.No. 82-2146.United States Court of Appeals,FifthCircuit.March 28, 1983.http://openjurist.org/701/f2d/408/american-rice-inc-v-arkansas-rice-growers-cooperative-association,第18段

    [14]阮開欣:《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》,載于《中華商標》2015年第12期,總第220期,第74頁。

    [15]701F.2d 408,218 U.S.P.Q. 489,AMERICAN RICE, INC.,Plaintiff-Appellee, v. The ARKANSAS RICE GROWERS COOPERATIVE ASSOCIATION, d/b/aRiceland Foods, Defendant-Appellant.No. 82-2146.United States Court of Appeals,FifthCircuit.March 28, 1983.http://openjurist.org/701/f2d/408/american-rice-inc-v-arkansas-rice-growers-cooperative-association,第2-5段。

    [16]同前注,第6、8段。

    [17]即美國法典:15 U.S.C. 1125: (a) Civil action

    (1)Any person who, on or in connection with any goods or services, or anycontainer for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, ordevice, or any combination thereof, or anyfalse designation of origin, false or misleadingdescription of fact, or false or misleadingrepresentation of fact, which—

    (A)is likely to cause confusion, or to cause mistake, or todeceive as to the affiliation, connection, or association of such person withanother person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or hergoods, services, or commercial activities by another person, or

    (B)in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature,characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or anotherperson's goods, services, or commercial activities,

    shallbe liable in a civil action by any person who believes that he or she is or islikely to be damaged by such act.

    [18] BUSINESS AND COMMERCE CODE,TITLE 2. COMPETITION AND TRADEPRACTICES,CHAPTER 17. DECEPTIVE TRADE PRACTICES,Sec14.41-63,http://www.statutes.legis.state.tx.us/SOTWDocs/BC/htm/BC.17.htm

    [19]701F.2d 408,218 U.S.P.Q. 489,AMERICAN RICE, INC.,Plaintiff-Appellee, v. The ARKANSAS RICE GROWERS COOPERATIVE ASSOCIATION, d/b/aRiceland Foods, Defendant-Appellant.No. 82-2146.United States Court of Appeals,FifthCircuit.March 28, 1983.

    http://openjurist.org/701/f2d/408/american-rice-inc-v-arkansas-rice-growers-cooperative-association,第9段以及注釋5.

    [20]同前注,第10段。

    [21]同前注,注釋5。

    [22]參見薛波:《元照英美法詞典》,法律出版社,2003年版,第575頁:,可不予受理。,必須綜合考慮:取得證據的方便程度、減少證人到庭的困難和費用、勘驗現場的可行性以及其他各種使審判方便、快捷、節約的實際問題。此外,,即原告可任擇其一起訴時,。另參見徐偉功:,載《北京市政法管理干部學院學報》,2002年第4期,第46頁。

    [23]701F.2d 408,218 U.S.P.Q. 489,AMERICAN RICE, INC.,Plaintiff-Appellee, v. The ARKANSAS RICE GROWERS COOPERATIVE ASSOCIATION, d/b/aRiceland Foods, Defendant-Appellant.No. 82-2146.United States Court of Appeals,FifthCircuit.March 28, 1983.

    http://openjurist.org/701/f2d/408/american-rice-inc-v-arkansas-rice-growers-cooperative-association,第12段.

    [24]同前注,第18段.

    [25]同前注,第13段。

    [26]美國法典:15 U.S.C. Sec 1114(1)(a).

    [27]701F.2d 408,218 U.S.P.Q. 489,AMERICAN RICE, INC.,Plaintiff-Appellee, v. The ARKANSAS RICE GROWERS COOPERATIVE ASSOCIATION, d/b/aRiceland Foods, Defendant-Appellant.No. 82-2146.United States Court of Appeals,FifthCircuit.March 28, 1983.

    http://openjurist.org/701/f2d/408/american-rice-inc-v-arkansas-rice-growers-cooperative-association,第19段.

    [28]同前注,第20段。

    [29]同前注,第21段。

    [30]同前注,第25段。

    [31]因為本案不屬于這種情形,所以,。

    [32]ErnestG. Lorenzen,Selected Articles on the Conflict of Laws,1947,pp. 162 - 180.轉引自:王承志:《論涉外知識產權審判中的法律適用問題》,載《法學評論》2012年第1期,第135頁。

    [33]AlbertVenn Dicey,A Digest of the Law of England with Reference to the Conflictof Laws,1896,pp. 23 - 32.轉引自:王承志:《論涉外知識產權審判中的法律適用問題》,載《法學評論》2012年第1期,第135頁。

    [34]龍湘元、周詳:《禮讓原則在商標侵權糾紛中的適用問題——起涉外商標糾紛引發的法律思考》,載于《電子知識產權》2013年Z1期,第120-1頁。

    [35]阮開欣:《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》,載于《中華商標》2015年第12期,總第220期,第76頁。還有類似的觀點是這樣表述的:“結合美國蘭哈姆法域外適用的司法實踐,在判定國內企業的涉外定牌加工是否構成商標侵權時,所應當考慮的域外因素包括:若銷售國的商標權并不是原告享有的,而是定牌加工委托人享有的,那么在銷售國不可能存在商標侵權行為,在我國的定牌加工行為也不應當構成侵權?!眳⒁娎钚穹f:《如何判定涉外定牌加工商標侵權行為》,載于《中國知識產權報》,2016年8月26日第7版。

    [36](2009)滬高民三(知)終字第65號。

    [37](2008)滬一中民五(知)初字第317號。

    [38](2010)浦民三(知)初字第146號。

    [39](2007)閩民終字第459號。

    [40]陳景川:《涉外知識產權民事法律關系的法律適用》,載于《人民司法》2005年第5期,第35-6頁。

    [41]蔣志培:《要處理好知識產權審判中的三個關系》,載于《人民司法》2006年第1期,第9-10頁。

    [42](2001)深中法知產初字第55號。

    [43](2005)浙民三終字第284號

    [44](2005)穗中法行初字第10號

    [45](2011)浙甬知初字第56號。:萊斯公司依法在我國受讓取得了第3071808號“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標,該注冊商標專用權現仍在有效期內,應受我國法律保護。而案外人儲伯公司雖在墨西哥等國注冊了“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”商標,但因上述商標未在我國注冊,其在墨西哥取得的商標權不受我國法律保護。參見:(2012)浙知終字第285號

    [46]比如,就限制權利人權利的“權利用盡”規則而言,在歐盟就內外有別。在歐盟范圍內,為了歐盟市場一體化,放棄了地域性原則,采用權利的國際用盡;而在歐盟范圍外,則仍然堅持地域性原則,并未采用權利的國際用盡。筆者注。

    [47](2015)蘇知民終字第00036號民事判決書。

    [48]有意思的是,早在2004年,,其就第十八個問題“在侵犯著作權、不正當競爭糾紛案件中,雙方當事人均為我國自然人、法人,或者在我國均有住所,侵權行為發生在外國的,應如何適用法律?”的回答是:“侵犯著作權、實施不正當競爭糾紛案件,雙方當事人均為我國自然人、法人,或者在我國均有住所,侵權行為發生在外國的,可以適用我國的著作權法、反不正當競爭法等法律?!眳⒁姡壕└叻òl[2004]49 號,2004年2月18日。載于《電子知識產權》2004年第5期??梢?,,。如果按照這樣的解釋,,那么,這種涉外貼牌加工行為必然會被認定為侵權。

    [49]在“PRETUL”商標案中,,既不具有區分所加工商品來源的意義,也不能實現識別該商品來源的功能,故其所貼附的標志不具有商標的屬性,在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為”為由認定其不構成侵權。

    [50]張偉君等:《涉外定牌加工在我國商標法中的法律性質——兼論商標侵權構成的判定?》,載于《知識產權》2014年第2期,第38頁。

    。

    [52] ?孫莉:《對涉外定牌加工行為商標侵權認定的再思考——評上海柴油機股份有限公司與江蘇常佳金峰動力機械有限公司侵害商標權糾紛案》,:“知產視野”,2015年12月29日。

    [53]同前注。

    [54]同前注。

    [55] (2015)蘇知民終字第00036號判決:盡管經過多次訴訟,上柴公司的訴請最終被駁回,但本院基于以上因素的考慮,仍然有理由相信印尼PT ADI公司的注冊行為不具有正當性。

    ,許浩榮是否構成惡意搶注,取決于墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標權利人儲伯公司是否向其主張權利及是否有惡意搶注的事實和法律依據等前提條件,雖許浩榮所在公司與儲伯公司曾有相關貿易關系,但在儲伯公司未參加本案訴訟,亞環公司亦未舉證證明儲伯公司是否向許浩榮主張權利的情況下,。

    [57] (2015)蘇知民終字第00036號判決:如果國內加工企業明知或應知國內商標具有一定影響或為馳名商標,而境外委托人涉嫌惡意搶注,卻仍然接受其委托的,應認定國內加工企業存在過錯,應承擔相應的民事責任。同理,對于國內商標權人涉嫌惡意搶注境外商標,且有證據表明國內加工企業已經對境外委托盡到必要審查或合理注意義務,所有貼牌加工產品均出口的,基于誠實信用原則,國內商標權人亦不能阻卻國內加工企業從事涉外定牌加工業務。

    [58]事實上,該案主審法官也承認:“有一種觀點認為,在判斷是否構成侵權時,應當注意考量國內商標權人以及境外委托人是否存在惡意搶注商標的情形,司法對惡意搶注行為應持鮮明的反對態度,但該觀點以惡意搶注作為判斷標準,亦可能造成裁判結果的不確定性?!眳⒁妼O莉:《對涉外定牌加工行為商標侵權認定的再思考——評上海柴油機股份有限公司與江蘇常佳金峰動力機械有限公司侵害商標權糾紛案》,:“知產視野”,2015年12月29日??梢?,該判決在這個問題上的思路和立場也并不確定。

    [59] (2015)蘇知民終字第00036號。

    [60] (2015)蘇知民終字第00036號。

    [61] (2015)蘇知民終字第00036號。

    [62]該案主審法官在評析該案時指出:涉外定牌加工行為認定構成侵權的理由是,根據商標法的規定,只要貼牌的商標相同或近似、商品相同或類似,就認定構成商標侵權;……。在本案審理過程中,江蘇高院認為上述觀點僅從單一角度進行分析,并沒有考慮到我國在全球化國際貿易分工與合作中主要從事制造與加工業的現實,也沒有考慮到現實存在的諸如境內外商標權人惡意搶注的情形,因此很難普遍適用于個案中出現的不同情形。參見孫莉:《對涉外定牌加工行為商標侵權認定的再思考——評上海柴油機股份有限公司與江蘇常佳金峰動力機械有限公司侵害商標權糾紛案》,:“知產視野”,2015年12月29日。

    [63] (2015)蘇知民終字第00036號。

    [64]同注釋68。

    [65]張偉君:《商標法》關于“商標的使用”定義條款由來、含義及其評價,載于《中國知識產權》2016年4月總第110期,第56頁。以及張偉君等:《涉外定牌加工在我國商標法中的法律性質——兼論商標侵權構成的判定?》,載于《知識產權》2014年第2期,第39頁。

    [66]C. RyanReetz:《序》,載于(美)帕德羅·J.馬丁內茲-弗拉加:《國際私法程序中禮讓的新作用》,李慶明譯,謝新勝校,中國社會科學出版社2011年第一版,第4-5頁。

    ?!眳⒁奀. Ryan Reetz:《序》,載于(美)帕德羅·J.馬丁內茲-弗拉加:《國際私法程序中禮讓的新作用》,李慶明譯,謝新勝校,中國社會科學出版社2011年第一版,第1頁。

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